来源：人民司法

作者：河南省高级人民法院 聂振华 袁楠

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【裁判要旨】

在商标侵权案件中，法官根据个案的情况，在对近似商标和类似商品作出准确和恰当裁判的同时，应当综合考虑各种客观因素，灵活运用认定标准和认定方法，对商标三年不使用抗辩中实际使用的要件进行认定。

【案号】

一审：（2017）豫01民初5483号 二审：（2018）豫民终850号

【案情】

原告：郑州第三电缆有限公司（以下简称第三电缆公司）。

被告：郑州正星线缆有限公司（以下简称正星线缆公司）、新芒果电缆有限公司（以下简称新芒果公司）。

第三电缆公司系“郑星”图文（注册证号4494307）及“郑星三厂”（注册证号13360755）注册商标专用权人，其“郑星”图文商标2009年被河南省工商局评定为省知名品牌产品，同时第三电缆公司所生产销售的产品质量也得到了广大消费者的一致好评及认可。第三电缆公司接消费者举报称新乡市光彩大市场一家门头标有“郑州电线电缆·光彩B区20栋03A”字样的商铺和南阳市八一路三里桥综合市场郑州电线电缆门店内，销售的产品有“三厂正星”标识，生产商、销售商为正星线缆公司，并查明由新芒果公司代加工。被告生产、销售的产品商标与第三电缆公司“郑星三厂”读音相同，只是前后顺序有别，一般消费者无法进行有效区别，易引起消费者误认为都是第三电缆公司的产品。被告为提高其产品市场占有率，提高销售量，故意在其产品合格证标签大小、颜色、格式上等仿造第三电缆公司产品合格证标签，视觉上基本无差别，严重侵犯了第三电缆公司的商标权，给第三电缆公司造成了巨大损失。第三电缆公司与被告多次协商注册商标侵权赔偿事宜未果，为了维护第三电缆公司的合法权益，特向法院提起诉讼。

经一审法院当庭释明，原告关于不正当竞争的诉请明确为：要求二被告停止使用与原告知名商品特有的包装装潢相近似的包装装潢。

正星线缆公司答辩称，1.正星线缆公司使用的“三厂正星”与第三电缆公司“郑星三厂”商标不相同也不近似，不会引起消费者混淆和误认，不构成侵权。第三电缆公司的“郑星三厂”商标未实际使用，在第三电缆公司产品上也仅使用了“郑星”商标。2.正星线缆公司使用的包装装潢依据产品质量法规定标注产品信息且为行业内普遍采用的包装装潢，第三电缆公司未提供证据证明其产品属于知名商品及且包装装潢为该知名商品特有包装装潢，不构成不正当竞争行为。3.第三电缆公司不能证明被控侵权产品是正星线缆公司生产。4.正星线缆公司仅在2017年初委托第二被告新芒果公司生产少量产品，第三电缆公司要求赔偿20万元没有事实和法律依据。

新芒果公司答辩称：1.新芒果公司系受正星公司委托生产加工电线电缆，在接受委托时已经检索查询，没有发现委托加工的产品商标与其它商标权相冲突，没有商标侵权和不正当竞争的故意；2.被控侵权产品使用的“三厂正星”商标与第三电缆公司的“郑星三厂”注册商标不相同也不近似，不构成侵权；3.评定著名商标的行政法规现已经废止，认定第三电缆公司的产品是知名商品缺乏依据，即使“郑星”是著名商标，但不能认为“郑星三厂”也是著名商标；4.第三电缆公司及被告产品所使用的包装装潢均是行业内普遍采用的形式，均使用了简单的颜色组合，均标识出产品的质量信息，该产品装潢不具有独创性、特有性，不能使相关公众将第三电缆公司产品与涉案包装装潢建立起特定联系。5.新芒果公司仅少量生产，在“三厂正星”被驳回注册申请时已停止了生产。

【审判】

一审法院针对以下焦点问题进行了审理：

一、关于被控侵权产品使用的“三厂正星”商标是否构成侵权。第三电缆公司是“郑星三厂”商标的商标权人，其商标专用权依法应受到保护。第三电缆公司提供的证据可证明被控侵权产品使用了“三厂正星+边框+五角星图形”商标，虽然该商标将其中的“郑”字变更为“正”，并变更了文字顺序，改变文字后的“正星”商标与第三电缆公司商标中的“郑星”读音仍然相同，且使用方式是将“三厂”和“正星”文字组合为二个词语使用，各自有其不同的含义。对于以文字为主要构成要素的商标而言，文字组成的词语所表达的含义往往最能引起消费者的注意，更具有显著性。被控商标使用的“正星”与第三电缆公司商标的“郑星”已容易引起一般消费者混淆，与“三厂”文字组合后，无论是文字本身，还是所具有的含义，都更容易引起消费者对产品来源产生误认。“三厂”和“正星”之间顺序的简单调换对此并不具有明显影响，仍会使相关公众认为被控侵权产品是“三厂”所生产的“正星”电缆。正星线缆公司明显具有搭第三电缆公司商标商誉便车的恶意，侵犯了第三电缆公司“郑星三厂”注册商标的商标专用权。正星线缆公司的辩解不能成立，不予采纳。

新芒果公司抗辩称第三电缆公司注册“郑星三厂”商标后未实际使用，故被告不构成侵权。一审法院认为，商标法第四十四条第（四）项规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。该条主要规范的是商标权利人申请注册商标后，长期搁置不用，不实际生产经营注册商标核准使用的产品的情形，其原意是避免商标权利人对公共资源的不当占有，妨碍他人使用注册。只要权利人真实生产销售注册商标核准之商品，且不妨碍他人对商标公共资源的利用，就不宜认定为违反商标法第四十四条第（四）项规定。本案中第三电缆公司产品使用的商标为“郑星”，第三电缆公司企业名称为“郑州第三电缆有限公司”，被消费者习惯称为“三厂”。在第三电缆公司使用上述商业标识生产经营电线电缆产品的活动至本案起诉时一直处于持续不断的情况下，可以认为，“郑星三厂”商标与第三电缆公司的生产经营活动已具有高度关联性，第三电缆公司享有该商标的商标权并不构成对商标资源的不当占用并损害公众利益，故不宜认定第三电缆公司的商标属于商标法第四十四条所规定的连续三年不使用注册商标的情形。新芒果公司关于第三电缆公司的涉案商标未实际使用的抗辩不能成立，不予支持。新芒果公司虽然受正星线缆公司委托生产被控侵权产品，但作为同行业生产企业，对第三电缆公司企业使用的“郑星”商标及“三厂正星”商标可能侵犯第三电缆公司商标权的情况理应明知，接受委托前应严格审查委托人是否享有“三厂正星”商标的注册商标专用权。而新芒果公司未进行相应审查，在正星线缆公司未提供三厂正星注册商标证的情况下仍接受委托，生产使用“三厂正星”商标的产品，表明其主观上亦具有侵害第三电缆公司商标权的故意。其辩解没有侵害第三电缆公司商标权故意的理由不能成立，不予采纳。综上，被控侵权产品使用“三厂正星”商标的行为侵犯了第三电缆公司“郑星三厂”注册商标的商标专用权，正星线缆公司和新芒果公司共同实施了侵害商标权的侵权行为，应对此承担连带责任。故第三电缆公司要求正星线缆公司和新芒果公司停止侵权、赔偿损失的请求成立，予以支持。

二、关于第三电缆公司产品是否属于知名商品的问题。本案被控侵权行为发生在2017年，故应适用修订前的反不正当竞争法。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条规定，在中国境内具有一定市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的知名商品。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名受保护的情况等因素，进行综合判断。第三电缆公司应当对其商品的市场知名度负举证责任。第三电缆公司当庭仅提供河南省著名商标证用以证明其产品系知名商品，正星线缆公司和新芒果公司认为国家工商总局已经暂停对知名品牌和著名品牌的评比，第三电缆公司的郑星商标曾获河南省著名商标称号的事实不能成为认定第三电缆公司的产品为知名商品的依据。一审法院认为，根据最高人民法院的相关司法解释，对第三电缆公司商品构成知名商品的举证责任应由第三电缆公司承担。第三电缆公司应当从产品的生产、销售、宣传及市场知名度等诸多方面进行举证，由法院综合各方面证据进行评价。本案第三电缆公司举证证明使用在电缆产品上的“郑星”商标曾被认定河南省著名商标，但这一评选距离被控侵权产品销售时间已超过3年。而且这一事实仅能作为法院认定知名商品的依据之一，并不能取代对第三电缆公司产品市场知名度进行证明的其它证据。因此，第三电缆公司对其产品构成知名商品的主张没有提供充分证据，应承担举证不能的后果。其关于正星线缆公司和新芒果公司侵犯其知名商品特有包装、装潢的诉请不能成立，法院不予支持。

关于本案赔偿数额，第三电缆公司未提供证据证明正星线缆公司和新芒果公司实施侵权行为的收益或其因侵权行为遭受的损失，亦未提供证据证明其为维权支出的合理开支。一审法院在确定赔偿数额时，根据商标法第六十三条之规定，综合考虑涉案商标的知名度和影响力、第三电缆公司为制止侵权所支出公证费及其他合理费用，确定为10万元。

一审法院判决：一、正星线缆公司、新芒果公司立即停止生产、销售侵犯第三电缆公司第8393845号“郑星三厂”商标专用权的商品；二、正星线缆公司、新芒果公司于判决生效10日内共同赔偿第三电缆公司经济损失10万元；三、驳回第三电缆公司的其它诉讼请求。

正星线缆公司不服一审判决，提起上诉。在河南省高级人民法院审理过程中，双方自愿达成调解协议：一、正星线缆公司和新芒果公司立即停止生产、销售侵犯郑州第三电缆有限公司“郑星”和“郑星三厂”商标专用权的商品；二、正星线缆公司在本调解书生效后10日内补偿第三电缆公司经济损失4万元整；三、新芒果公司对于补偿上述4万元经济损失承担连带付款责任；四、第三电缆公司不再因本次所涉及事实再次提起诉讼或者纠纷。

【评析】

本案的争议焦点主要在两方面，一是正星线缆公司是否构成商标侵权；二是正星线缆公司是否可以免除赔偿责任。

一、关于正星线缆公司是否构成商标侵权的问题

第三电缆公司是第13360755号“郑星三厂”商标的商标权人，核定使用商品第9类电源材料（电线、电缆）等，有效期自2015年2月28日至2025年2月27日，其商标专用权依法应受到保护。根据一审判决显示，正星线缆公司的产品使用了“三厂正星+边框+五角星图形”商标。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第10条第2款的规定，在判断商标是否近似时，要在隔离的状态下，对商标的整体对比与主要部分进行对比。除了特别专业的人士或者某个商标的钟爱者之外，相关公众对于某个商标的记忆不是精确的，而是相对模糊的，并且在购买商品时，消费者往往将其脑海中比较模糊的商标与现实的商标进行粗略的对比后才实施购买行为。相关公众往往不会留心商标的细节特征，而是凭借其对商标的整体印象来选择商品。文字商标的近似认定较为简单，一般可以从文字商标的字形、读音等方面进行判断。本案中，被控侵权产品的商标将其中的“郑”字变更为“正”字，并将“三厂”变更了顺序，但正星线缆公司产品中的“正星”商标与第三电缆公司商标中的“郑星”读音仍然相同，两者的产品在市场销售渠道、消费群体等方面具有共同性，根据《解释》第10条第1款的规定，相关公众根据一般注意力的标准来判断时，可能会导致其将“郑星三厂”注册商标与“三厂正星”商标相混淆，容易使相关公众混淆产品的来源或者误认为两者产品系由具有特定联系的生产者提供。正星线缆公司未经许可，在与第三电缆公司第13360755号注册商标核准使用的商品类别相同的商品上使用与该注册商标近似的标志，并且足以导致消费者混淆误认，其行为已构成商标侵权，应承担相应的法律责任。正星线缆公司提出“三厂正星”商标与“郑星三厂”商标不构成近似商标的上诉理由不能成立，法院应当予以驳回。

二、关于正星线缆公司是否可以免除赔偿责任的问题

商标法第六十四条第一款规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前3年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前3年实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。该规定的本意是鼓励商标使用，防止恶意囤积商标投机取巧获取不正当利益，造成商标资源的浪费。

本案二审期间，第三电缆公司向法院提交了两组证据：第一组是载有“郑星”商标的一组照片及合格证一份，证明第三电缆公司使用“郑星”商标的事实。第二组是载有“郑星三厂”商标的一张照片及合格证一份，载有“郑星三厂”商标的电缆实物一根，证明第三电缆公司使用“郑星三厂”商标的事实。新芒果线缆公司向法院提交了一组证据：“郑星三厂”商标详情和商标流程状态的网页截图，证明“郑星三厂”商标的现状。

笔者认为，一项商标只有实际使用才能产生实际的市场利益，才能获得损害赔偿的法律基础，商标权人对商标的使用应当有积极、明确的意思表示，并且使用具有一定的商业规模。商标法规定的免责事由指的是起诉以前3年内未使用商标，相关证据指的是实际使用时在流通之中的证据，包括发票、发货单、购货合同等。若要证明3年内商标使用情况，应当有公开的发票、销售单、发货单等证据，构成整个证据链条相互印证。本案中，虽然第三电缆公司是第4494307号“郑星”商标的商标权人，其在产品中使用的商标为“郑星”商标，其企业名称为“郑州第三电缆有限公司”，消费者习惯称之为“三厂”，第三电缆公司使用上述商标生产经营电线电缆，该产品经过长期使用及推广，在相关市场和消费者当中已经具有较高的知名度，“郑星三厂”商标与第三电缆公司生产经营的产品具有高度关联性。但根据证据显示，第三电缆公司在二审中提交的合格证日期是案件上诉后的日期，并且未能提供诸如销售合同、销售清单和销售发票等相关证据，并未形成完整的证据链证明其对“郑星三厂”商标进行了实际使用，因此，可以得出结论，第三电缆公司并未对“郑星三厂”商标进行实际使用，根据商标法第六十四条的立法精神，正星线缆公司虽然构成商标侵权，但依法不承担侵权责任。

关于新芒果公司的法律责任问题。在一审中，正星线缆公司认可被控侵权产品是其委托新芒果公司代为加工生产并由正星线缆公司销售的产品，两者的行为直接结合导致被控侵权产品的生产与销售，应认定为共同实施了被控侵权行为。商标法规定生产、销售侵害他人商标权产品的行为均为商标侵权行为，本案中新芒果公司系被控侵权产品的直接生产商，其行为已经构成商标侵权。一审法院认定正星线缆公司和新芒果公司共同实施了侵害商标权的侵权行为的结论正确。

本案中，基于以上理由，法院为了更好地保护各方当事人的利益，二审采用调解的方式解决了该案件，并在文字表述上将“赔偿”变“补偿”，达到了双方当事人都满意的效果，给商标侵权中类似案件的判断提供了一个很好的判例。

（案例刊登于《人民司法》2020年第8期）

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